【戈程资讯】未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属

——(2020)最高法知民终871号

上诉人天津青松华药医药有限公司(以下简称青松公司)与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司(以下简称华民公司)专利权权属纠纷案中,涉及专利号为ZL201410517486.6、名称为“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利(以下简称涉案专利)。

青松公司认为,其系氟氧头孢钠保密制备工艺的技术秘密权利人,华民公司获取该工艺后,未经青松公司许可使用该保密工艺申请并获得涉案专利权,故向河北省石家庄市中级人民法院(以下简称一审法院)提起诉讼,请求确认涉案专利权归青松公司所有。

一审法院认为,现有证据不能证明华民公司涉案专利申请文件记载的技术方案来自于青松公司在双方履行《委托加工生产协议》中提供的保密技术信息,故判决驳回青松公司的诉讼请求。青松公司不服,向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院于2020年12月16日判决撤销原判,确认涉案专利由青松公司和华民公司共有。

最高人民法院二审认为,当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时,应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术方案是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的,即构成对技术秘密的侵害。

本案中,对于秘密信息1“使用混甲酚(间甲酚)法对中间体脱保护”,涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护,但专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护,秘密信息1使用混甲酚脱保护,其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物,而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都是利用了酚羟基的氢键,两者并无实质区别,故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密信息1。

对于秘密信息2“成酸反应步骤整体技术信息”,首先,涉案专利权利要求1步骤a)即成酸反应,即包含了秘密信息2。此外,涉案专利说明书实施例1中记载的技术方案与保密工艺技术方案中的秘密信息2在脱保护试剂、反应气氛、温控时机、反应温度、时间、试剂用量方面存在不同,并且保密工艺没有公开“溶清”“pH至2.5”,但上述区别并非实质性区别。因此,可以认为 专利说明书已经披露并使用了秘密信息2。

针对秘密信息3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”,首先,涉案专利权利要求1步骤b)与秘密信息3,其存在如下区别:(1)加入物料不同,萃取到水相过程中,保密工艺还加入氯化钠、焦亚硫酸钠;萃取到有机相过程中,保密工艺还加入氯化钠;(2)物料加入方式及相关操作不同,涉案专利同时添加,保密工艺分批添加且多次搅拌、静置分离;(3)保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。在比对区别之后,涉案专利权利要求1步骤b)与秘密信息3存在的上述区别并非实质区别,故而可以认定涉案专利权利要求1步骤b)包含秘密信息3。因此,可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密信息3。

综上,涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密,而且专利技术方案也使用了技术秘密,构成对技术秘密的侵害,故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容,青松公司应对涉案专利享有合法权利。

摘自:最高人民法院知识产权法庭

2021年5月31日


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