【国际资讯】欧洲专利局针对WIPO ST.26标准相关序列表瑕疵的处理流程简介(上)

世界智慧财产权组织 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 为了提升序列表的准确度和品质,使序列表更易于传播、便于检索,也为便于不同资料库间的资料交换和导入电脑资料库,故建立ST.26标准以取代ST.25 标准。

针对包含核苷酸或胺基酸序列表的国内、区域或PCT国际专利申请案,WIPO 会员国原定于2022年1月1日起统一由WIPO ST.25标准换轨至WIPO ST.26标准,唯因受COVID-19新冠疫情影响,延至2022年7月1日实施,并以2022年7月1日为“大爆炸日”,亦即各专利局统一实施WIPO ST.26标准的日期。基于序列表瑕疵恐影响专利申请案的准驳,而影响申请人权益,且欧洲专利局 (European Patent Office, EPO) 对于序列表瑕疵的处理有提出较为详尽的说明,故本文简介如下:

EPO为配合WIPO ST.26 标准,于2021年12月9日发布序列表提交的局长决定(以下简称序列表提交办法),共计6条,针对该序列表提交办法另提出进一步说明(以下简称办法说明),共计42点,本文说明欧洲专利核准审查程序中的序列表瑕疵处理流程如下:

1. 欧洲专利申请案:

序列表提交办法第6(1)条规定本序列表提交办法于2022年7月1日生效,并于序列表提交办法第1(1)条规定欧洲专利申请案如揭示核苷酸或胺基酸序列者,说明书应包含符合WIPO ST.26标准的XML档案格式的序列表。此外,依据序列表提交办法第1(2)条的规定,申请日提交的序列表将随同专利申请案或获准专利一同公开或公告。

序列表提交办法第2和3条规定不同态样的序列表瑕疵态样与因应措施,说明如下:

(1)序列表提交办法第2条:未提交符合WIPO ST.26标准的序列表

序列表提交办法第2(1)条规定如申请人未提交符合WIPO ST.26标准的序列表者,EPO将依据EPC Rule 30(3)的规定要求申请人于2个月内后补符合规定的序列表及缴纳后补规费,且期限不可展延。另,依据序列表提交办法第2(2)条的规定,申请日后才后补序列表者,须声明该后补序列表未包含超出申请案申请时的内容。

办法说明中的第11至13和15点进一步指出由受理部门(Receiving Section)发出要求。其次,如申请人仍未能于期限内后补符合WIPO ST.26标准的序列表(即 XML档案格式的序列表)、后补的XML档案格式的序列表仍不符WIPO ST.26 标准,或未缴纳后补规费者,则申请案将不被受理 (refuse),而另需依据 EPC Article 121的规定请求进一步处理 (further processing),亦即请求后补序列表,并依据 EPC Rule 135的规定于逾期或失权通知2个月内缴纳规费,如请求获准者,将视为未迟误期限。特别提醒者为,依据EPC Rule 30(3)所发出的通知以一次为限,亦即回复EPC Rule 30(3)通知所后补的序列表如仍存有不符WIPO ST.26标准的处者,受理部门将不发出第二次通知,除非第一次通知时,受理部门漏未指出该序列表瑕疵。此外,如申请人于EPO依据 EPCRule 30(3)发出通知前即已后补符合规定的序列表者,则不衍生后补规费的问题,即无须缴纳后补规费。

最后,上述后补符合规定的序列表及缴纳后补费用分属两项独立的行为,故任一行为迟误者,需各别请求进一步处理。此外,依据EPC Rule 30(2)的规定,申请日后才后补的序列表仅供检索用,不构成说明书的一部分,不能用于决定申请时的揭示范围,亦不会与专利申请案或获准专利一同公开或公告。

从上可知,因为EPC Rule 30(3)的通知由受理部门发出,非审查委员,故建议善用WIPO制作的免费软体:WIPO Sequence Suite来制作序列表,并确实运用其内建的检查确认功能,以检查序列表是否有不符合WIPO ST.26标准的形式错误,以降低衍生EPC Rule 30(3)通知的风险。此外,基于申请日后才后补的序列表仅供检索用,不构成说明书的一部分,故仍依申请日所提交的文件来决定申请时的揭示范围。

(2)序列表提交办法第3条:档案无法读取、不完整或受病毒感染

序列表提交办法第3(1)条规定如档案有无法读取或不完整的情况者,该无法读取或不完整之部分视为未提交;序列表提交办法第3(2)条规定如档案受有病毒感染或潜藏其他有害软体程式者,该档案将被视为无法读取;以及序列表提交办法第3(2)条规定档案有序列表提交办法第3(1)和3(2)条所示情况者,将立即通知申请人,并依序列表提交办法第2条的规定处理。

此外,序列表提交办法第1(4)条规定序列表亦以其他申请文件可接受的档案格式提交者,检索时仍将仅参考符合WIPO ST.26标准的序列表,并于办法说明第6点补充说明依据序列表提交办法第1(1)条的规定,仅接受单一XML档案格式的序列表,不可为纸本、PDF或TXT档案格式的序列表。因此,如申请人于申请时一并提交该些XML档案格式以外的序列表以求多重保障者,如XML档案有上述问题者,恐仍需后补XML档案格式的序列表。

2. 分割案:

分割案亦属欧洲专利申请案,亦适用上述规定,并于办法说明第16点针对分割案特别指出序列表为说明书的一部分,故于2022年7月1日以后提交的分割案中,其序列表仍应符合WIPO ST.26 标准。此外,办法说明第 17点指出如序列表须作为说明书的一部分者,须于分割案提交日与其他文件一并提交,除非该序列表系依据EPC Rule 40(1)(c)的规定采用援引母案的方式提交,并于办法说明第 8点指出如所引在先申请案的序列表不符WIPO ST.26标准,EPO将要求后补符合WIPO ST.26标准的序列表。因此,衍生三种态样,说明如下:

(1)如母案已提交过序列表,且该序列表不符WIPO ST.26标准:申请人须于提交分割案时提交符合WIPO ST.26标准的序列,否则将被要求后补。

(2)如母案已提交过序列表,且该序列表已符合WIPO ST.26标准,以及申请人提分割案时无提交序列表且未依据EPC Rule 40(1)(c)的规定援引母案的序列表:线上申请工具与EPO Form 1001申请表第38.3点针对分割案已预勾选申请人请求将母案的序列表加入分割案,并指明此序列表仅供检索用,不构成分割案说明书的一部分。

(3)如母案已提交过序列表,且该序列表已符合WIPO ST.26标准,以及申请人提分割案时一并提交序列表或依据EPC Rule 40(1)(c)的规定援引母案的序列表:该分割案提交日提交或依据EPC Rule 40(1)(c)的规定援引母案的序列表将构成分割案说明书的一部分,且EPO不会再依据EPO Form 1001申请表第38.3点将母案的序列表加入分割案。

基于WIPO ST.26标准明文禁止序列表收录少于10个特别定义的核苷酸序列和少于4个特别定义的胺基酸序列,并新增应收录标的种类规定,亦即要求序列表应收录D型胺基酸、支链序列和核苷酸同功异构物 (nucleotide analogue)。因此,符合WIPO ST.26标准的序列表所收录的序列数量可能与适用WIPO ST.25标准的母案不同。然而,需特别提醒者为,办法说明第14点指出后补的序列表所含序列数量,相较于申请时的说明书不可有增减的情况,且各原序列编号不可变更,基于序列表包含上述过短的核苷酸序列或胺基酸序列者,将存有WIPO Sequence Suite可检出的形式错误,故建议善用WIPOST.26标准的第3(d)条的略过序列 (intentionally skipped sequence) 来表示依WIPOST.26标准应被排除的原序列,以降低衍生EPC Rule 30(3)通知的风险。有关D型胺基酸、支链序列和核苷酸同功异构物之部分,建议母案于申请时的说明书预先参照WIPOST.26标准编列序列,以避免分割案准备符合WIPO ST.26标准的序列表时,衍生修改超范围的风险。

最后,办法说明第7点指出符合WIPO ST.26标准所定长度门槛的序列资讯,不论是否请求保护该些序列,皆应提交序列表,故提交分割案时,建议一并提交符合WIPOST.26标准的序列表,以避免分割案欠缺序列表的困境。

资讯来源:台一国际智慧财产事务所

2022年6月

 


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