于高瞻

       审查指南第2部分第10章规定：对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求，允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征。事实上，随着化学领域技术的日新月异，越来越多的新产品已经难以仅用结构和/或组成特征清楚表征，因此在化学领域的发明专利中，使用参数特征对产品权利要求进行限定以区别于现有技术的做法并不少见。

引言

       审查指南第2部分第10章规定：对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求，允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征。事实上，随着化学领域技术的日新月异，越来越多的新产品已经难以仅用结构和/或组成特征清楚表征，因此在化学领域的发明专利中，使用参数特征对产品权利要求进行限定以区别于现有技术的做法并不少见。然而，包含参数限定的权利要求的新颖性和创造性的审查标准，一直是审查员和专利代理师之间争论不休的焦点。笔者希望通过一个行政判决案例，理清法官对于用参数特征限定的产品权利要求的态度，以期为读者带来一定的思考和启示。

关键词：参数限定　产品权利要求　新颖性　创造性　推定原则

       笔者在从业过程中接触过大量权利要求包含参数限定的产品发明，但在实审甚至是复审过程中，审查员对参数特征的审查标准似乎显得并不统一。例如，当产品权利要求中的某一参数特征并未被最接近的现有技术明确公开时，有些审查员会将该参数特征认定为区别技术特征然后进行创造性的评价，有些审查员却会以该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开而推定要求保护的产品与对比文件产品相同，继而得出发明不具有新颖性的结论。虽然审查指南对新颖性推定原则有明确的规定，但在判断何时适用新颖性推定原则时，难免会掺入审查员的主观因素。

       根据审查指南的规定，对于包含参数特征的产品权利要求，应当考虑权利要求中的参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，这就是所谓的新颖性推定原则。

       笔者认为，制定新颖性推定原则的初衷正是为了配合行政节约原则的要求。在化学领域中，参数的类型多种多样，参数从形式上说表现为数值或数学表达式，从内容上说反映的是结构、组成、性能和/或效果。例如，晶型的X射线衍射图特征峰值能够直接体现产品的结构，而熔点、强度、模量等参数直接体现产品的性能。之所以在发明的实质审查中对于包含参数特征的产品权利要求适用推定不具有新颖性的原则，是因为表征产品物理化学性质的参数多种多样，对同一产品的不同物理化学性质的描述会使同一产品出现不同的表征形式。对于一些隐含了产品具有某种特定结构、组成的参数，本领域技术人员可以判断以该参数限定的产品与现有技术的区别。但由于现有技术对产品的公开很难穷尽所有参数，本领域技术人员对于一些参数无法判断其限定的产品与现有技术的区别，如果该产品实质与现有技术所公开的产品相同，只是对现有技术未明确披露的参数进行了描述，就会不当地获得授权。由于行政机关在审查中缺少验证对比文件是否公开了相应参数的必要手段和条件，因此新颖性推定原则的制定能够在一定程度上节约行政资源，是对行政节约原则的良好体现。

       然而，所谓的“新颖性推定原则”并不能反映基础事实和推定事实之间的逻辑关系，只能反映二者之间的法律关系，因此仅仅是法律层面的推定，并不是事实层面的推定。法律层面的推定有可能存在推定事实违背基础事实的情况，为了避免审查员使用“新颖性推定原则”一刀切地否定由参数限定的产品权利要求的新颖性，审查指南进一步规定：若申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同，则认为该权利要求具备新颖性。也就是说，由于申请人对于其提交的申请文件的内容和撰写方式有自由决定权，其既然采用了参数特征进行限定，为了避免上述不当授权的出现，就具有说明专利申请区别于现有技术的义务，如果通过所述参数不能明显判断权利要求请求保护的产品与对比文件所公开的产品的结构和/或组成不同，则采用推定的方式得出权利要求不具备新颖性的结论，将举证责任留给申请人。如果申请人提交的证据、意见陈述不能表明对比文件的产品与权利要求请求保护的产品不同，则应承担举证不能所带来的相应后果，但是如果申请人可以证明由参数限定的权利要求与对比文件的产品不同，则新颖性推定原则的逻辑基础将不复存在。

案例回顾：(2015)京知行初字第2556号一审行政判决书

       专利复审委员会于2014年12月10日针对伊士曼公司对其第200780001225.7号“获自磺基聚酯的水可分散的纤维和多组分纤维”发明专利申请所提出的复审请求作出第80170号复审请求审查决定。

       在第80170号复审请求审查决定中，复审委指出：本申请权利要求1限定磺基聚酯在240℃在1弧度/秒的应变速率下测量显示出小于12 000泊的熔体粘度，在对比文件1仅公开了其磺基聚酯的玻璃化转变温度而未披露熔体粘度范围的情况下，本领域技术人员根据本申请和对比文件1披露的信息不能确定二者在磺基聚酯的熔体粘度方面是否存在不同，而伊士曼公司也没有证明二者的熔体粘度确已构成区别，不能认定本申请权利要求1与对比文件1的磺基聚酯在熔体粘度方面存在区别，因此推定两者具有相同的熔体粘度，将本申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征认定为：（1）权利要求1限定了多组分纤维的初纺旦数小于6单丝旦数；（2）权利要求1的磺基聚酯含有60-80m0l％的对苯二甲酸的一种或多种残基和0-30m0l％的间苯二甲酸，而对比文件1的磺基聚酯含有约50-约96m0l％的对苯二甲酸的一种或多种残基，基于总酸残基。针对这两条区别技术特征，复审委以其属于常规技术手段的理由最终得出了发明不具有创造性的结论。

       在(2015)京知行初字第2556号一审行政判决书中，法官给出的结论是：本案中适用参数特征推定原则的基础不存在，本申请权利要求1对熔体粘度的限定系对一种不同成分的磺基聚酯的性质的进一步限定，构成与对比文件公开的技术方案的区别。因此被诉决定对本申请权利要求1与对比文件1之间的区别特征认定错误，据此对本申请权利要求1进行的创造性判断缺乏依据。撤销了被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第80170号复审请求审查决定。

       通过上述案例不难发现，复审委在审查过程中对产品权利要求中的参数特征适用了推定原则，即推定本申请权利要求1与对比文件1的磺基聚酯在熔体粘度方面不存在区别，但同时又认可了特征（2）构成权利要求1和对比文件1之间的区别技术特征。由于特征（2）直接反映了磺基聚酯的组成，也就是说复审委认可了本申请权利要求1的磺基聚酯与对比文件1的磺基聚酯在组成上存在区别。显然复审委将组成特征（2）认定为区别技术特征同时又对参数特征适用推定原则的做法在逻辑上是说不通的。

       上述行政判决案例给我们提供了很好的启示。代理师在实务操作中，对于审查员使用推定原则评价的参数特征通常会存在“犯怵”的心理，由于相比于组成、形状、结构这些一目了然的具体特征，参数是看不见、摸不着的抽象特征，况且化学又属于实验科学，究竟哪些参数暗含了物质具有不同的组成和结构，哪些参数属于使用不同手段对相同产品的表征，代理师受限于专业知识、实验手段等限制因素有时并不能清楚判断。另外从申请人角度来讲，有些对比文件本身公开地就不够充分，即便申请人具备实验条件也无法提供相应的实验数据，或者有些申请人出于时间、费用的考虑干脆直接认可审查员使用推定原则得出的结论，在这样的局面下，为了使专利授权进度顺利推进，申请人就不得不对权利要求的保护范围进行限缩，假设申请人在答复审查意见时在权利要求中新增一条技术特征并且获得授权的话，专利权人在后续权利行使的过程中将会出现非常尴尬的局面。如果按照审查员的观点，参数特征对权利要求的保护范围没有限定作用，但是按照侵权阶段的判定，权利要求的保护范围需要考虑权利要求中的所有特征，此时参数特征对保护范围又是有限定作用的，专利权人提起侵权诉讼时，需证明被诉侵权产品的所有特征（包括参数特征）都落入权利要求限定的范围之内。即便涉嫌侵权产品除参数特征之外的其余特征均落入权利要求的保护范围之内，专利权人此时也无法主张自己的权利。另外，如果申请人想在实审过程中通过删除参数限定避免上述情况出现时，又极有可能因为不满足专利法第33条的规定而无法被审查员接受。这种进退两难的局面必定会引起申请人、专利权人的疑惑和不满，不利于专利权和公众利益之间的平衡。

       为了避免上述尴尬局面的出现，笔者建议代理师在面对审查员使用推定原则评价的参数特征时，要采取更为谨慎的态度，本着使客户利益最大化的原则，尽可能的深入挖掘申请和现有技术的技术细节，要相信任何微小的细节差异都有可能从实质上推翻审查员使用推定原则的逻辑基础，不要轻易让参数特征变成被“架空”的技术特征。

       当然不能否认的是，对于某些包含参数限定的权利要求，即便代理师和申请人使出“洪荒之力”，可能也无法找到突破口来证明要求保护的产品和对比文件的产品在组成和结构上存在不同，此时的参数限定就不得不变成“有名无实”的空壳。为此，对于涉及物理/化学参数的产品发明的申请文件的撰写，笔者基于自己的从业经验和上述案例给出的启示，为申请人或专利代理师提供一些建议：

      （1）尽量避免在产品权利要求中使用参数特征进行限定。正如上文所述，目前审查员对参数特征的审查标准和尺度难免存在标准不统一的情况，出于程序节约原则的考虑，大部分审查员仍然倾向于对参数限定采取推定原则，从而将举证责任转移给申请人，若参数特征不属于解决技术问题的必要技术特征时，需要尽可能避免在产品权利要求中使用参数特征进行限定。

      （2）如果在产品权利要求中不得不使用参数特征限定时，需要额外注意专利法26条4款关于清楚和支持的要求。对于非本领域公知参数，说明书中需要记载该参数的具体测量/计算方法、测量条件、测量装置等，对于本领域公知但是存在多种已知测量方法的参数，说明书中需要明确采用的是哪种测量方法，但无需对方法进行具体描述。若参数特征表现为数值范围的形式，说明书中至少要记载数值范围的两个端点值和一个中间值的实施例，若实施例数 量足够的话，参数特征的数值范围尽可能采用层层递进的方式加以撰写，为将来的实审留下修改空间。

       （3）若要求保护的产品与现有技术产品的区别只能通过参数特征体现，申请人需要做好后续可能需要提供补充实验数据的准备，即便参数特征被认定为区别技术特征，很多由参数限定的产品权利要求在创造性争辩过程中仍然存在不小的阻力。具体地，如果参数特征是为了解决技术问题而具体采用的技术手段，而且参数所对应的效果与发明解决的技术问题并不一致，审查员认可创造性的概率相对较高。相反，如果参数特征体现的是化学产品最终的性能效果，与发明要解决的技术问题一致的话，则创造性被认可的概率将不容乐观。