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姬悦

专利实施许可合同备案，是指国家知识产权局对当事人已经缔结并生效的专利实施许可合同加以备案存档，并对外公示的行政行为。这一工作是国家知识产权局为了切实保护专利权，规范交易行为，促进专利实施的一种行政手段。专利实施许可合同备案不是法律的强制性要求，但经过备案后的合同具有了公示力，可以更加有力地保障被许可人的利益。倘若发生专利侵权纠纷，经过备案的专利实施许可合同可作为被许可人要求诉前停止侵犯专利行为的重要依据。此外，专利实施许可合同备案证明也可以作为海关知识产权备案等相关手续的证明文件。

 

在实务中，随着中国知识产权保护法律框架的完善，越来越多的专利权人开始意识到自己行使权利的手段是多样化的。当专利权人更希望在技术交易中依然把权利掌握在自己手中，以获取交易中更主动、更有利的地位时，他们可以选择签署专利实施许可合同，以替代从前更常用的专利转让合同。

 

目前，专利局办理专利实施许可备案的主要依据有：《专利法》及其实施细则以及《专利实施许可合同备案办法》。这些规定比较概括，缺乏细节的指引。本文概括出一些我们在备案成功或失败的案例中遇到的常见问题，来尝试摸索和总结出备案要求的具体内涵和外延。

 

概括来讲，由于专利局对备案仅做书面审查，无需代理人进行陈述和答辩，因此，备案文件的准备是关系到备案能否成功的关键。备案所需文件在法条中的规定是：《专利实施许可合同备案办法》第八条规定，申请专利实施许可合同备案的，应当提交下列文件：

（一）许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表；

（二）专利实施许可合同；

（三）双方当事人的身份证明；

（四）委托专利代理机构的，注明委托权限的委托书；

（五）其他需要提供的材料。

 

这些规定看似明确，但每一条都需要详细展开进行解释。

      （一）许可人或者其委托的专利代理机构签字或者盖章的专利实施许可合同备案申请表；

该表格是国家专利局提供的制式表格，所有能够保证许可合同有效性的关键内容都需要填写在表格中。具体包括：许可双方的名称、地址；许可的方式（独占、排他、普通）；许可范围（通常为中国大陆）、时间（不能超过专利权终止日期）、使用费的数额和支付方式等。实务中，表格信息根据客户提供的许可合同内容进行填写即可。专利局审查员拿到备案资料后首先审核的就是申请表的内容是否完整。如果某项内容未填写，那么备案申请不会被受理。另一方面，表格的内容均需要有所依据，换言之，如果某项表格中的内容未约定在合同中，那么也是无法备案成功的。

 

       （二）专利实施许可合同；

       1. 形式上：有原件

在实务中，我们经常遇到客户签订的是一份包含多国多项同族专利统一进行许可的超级复杂的专利实施许可合同。这种情况下，客户通常无法将唯一的原件提供给我们来办理备案用。为适应这种情况，专利局规定可以提交经公证与原件相符的合同复印件。需注意：复印件经公证是强制性要求，未经公证的复印件是无法成功备案的。专利局不限制公证的办理地点，也就是说，中国的公证处或外国的公证机构出具的公证书都是承认其效力的。但要注意，专利局仅接受“与原件一致”这一类型的公证复印件，不接受其他形式的公证件。对于双方通过互联网远程签署的，而均没有保留包含双方湿墨水签字的原件，在无法提供原件和复印件公证件的同时，CNIPA也不会接受关于网络文件的“证据保全”的公证件。因此，我们了解到专利局对于合同形式的最低标准是：必须要有“纸质原件”的存在。

 

       2. 内容上：信息全

如在前文中申请表内容所述，如果合同中欠缺了必要条款，那么可以确定无法成功备案。对合同内容审查的最低标准是：至少，备案申请表中的项目都可以在合同中找到依据。

 

       3. 约定不违规

合同中不能出现不符合备案要求的字眼，例如 “本合同仅接受纽约州法律管辖”这类排除管辖的条款。这样的合同无法备案成功。另外，合同条款中的关键性字眼如“独占”二字必须明确，不能使用“独家”这种不够规范的表达方式。

 

如果客户提供的已签署合同不符合上述要求，我们会建议客户另行准备一份专门用于备案的合同以符合相关规定。

 

       （三）双方当事人的身份证明；

如果合同双方均是大陆的自然人或法人，那么非常简单，提供身份证或加盖公章的法人身份证明即可，无需赘述。但在实务中，通常会有当事人是大陆以外地区的企业法人的情况。专利局针对此类情况的要求是：须提供法人资质证明原件或经公证的复印件。按照常理判断，一家外国公司是不可能将仅有一份的资质证明原件提供给我们的，通常都会提交经公证的复印件。注意：不能提供公证件的扫描件，而必须是公证件原件。公证手续由法人所在当地的公证机构办理即可。

 

       （四）委托专利代理机构的，注明委托权限的委托书；

 委托书中必须指明授权范围包括办理实施许可合同备案事宜，且许可方和被许可方均需签署，须提供原件。

 

       （五）其他需要提供的材料。

       1. 当提交文件为非中文时，必须提供文件的中文翻译件，且专利局审查时以中文版为准。

       2. 当合同的签署日期已超过备案提交日期3个月以上时，需要由合同双方另行签署一份“合同有效性声明”，以证明办理备案时合同依然在有效履行。此份声明也需要提供原件。注意：此份声明的签字人最好与原合同签字人一致，否则审查员会要求证明签字人的签字资格。

创建时间：2021-10-19 10:19

2021 | 浅谈实施许可合同备案实务

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