于高瞻

引言

按照创造性评述三步法的逻辑，最接近的现有技术是判断三步法的基础，只有最接近的现有技术选取正确，后续实际解决的技术问题的判断才能避免内在的逻辑问题，结合启示的说理也更客观合理。本文从创造性的概念和三步法入手，结合具体案例来探讨分析：当存在多篇与发明属于相同技术领域且各自公开了不同内容的现有技术时，应该如何从重构发明的过程出发正确地选取最接近的现有技术。

关键词：创造性 三步法 最接近的现有技术 重构发明的过程 

根据中国专利法第22条第3款的规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。《专利审查指南》规定的用于判断创造性的“三步法”包括：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

根据《专利审查指南》的相关规定，最接近的现有技术应该是与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案。至于何为“最密切相关”，《专利审查指南》以例举的方式规定了选择最接近的现有技术需要考虑的因素：可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，也可以是与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。可见，确定最接近的现有技术可以从技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等多个方面进行考虑。从这个角度来看，在创造性判断中最接近现有技术的选择存在一定程度的主观性。

但是，当最接近的现有技术选择不当时，容易导致审查员对技术方案的理解出现偏差，因而申请人对最接近现有技术的确认对创造性的争辩也尤为重要。以下结合一个实际案例，具体分析如何从重构发明的过程出发来选择最接近现有技术。

实际案例

      一件发明名称为“具有改进的磨损和滚动阻力性能的轮胎”的专利（申请号为2016800726449），其权利要求1要求保护一种轮胎，除了一些轮胎基本构造特征之外，权利要求1限定了两个重要技术特征：（1）胎冠增强件包括至少一个周向增强元件的层；（2）至少一个纵向定向的切口，所述至少一个纵向定向的切口的深度大于或等于胎面厚度的40%，在所述至少一个纵向定向的切口的底部处测量的宽度与在全新轮胎上的胎面表面处测量的切口的宽度的比例大于2（简言之，该切口为底部比顶部宽的隐蔽空隙的形式）。

      审查员在审查该发明的过程中检索到对比文件1和对比文件2，两篇对比文件都涉及轮胎领域，也都公开了权利要求1的大部分技术特征，区别在于对比文件1没有公开权利要求1的技术特征（2），而对比文件2没有公开权利要求1的技术特征（1）。如果仅考虑技术领域和所公开的特征数量这两个因素，对比文件1和对比文件2作为最接近的现有技术的适格性似乎不相上下。

      审查员在审查意见通知书中明确将对比文件1作为最接近的现有技术。根据审查员的审查思路，对比文件1没有公开权利要求的技术特征（2），基于该区别，权利要求1实际解决的技术问题是如何提升轮胎的抓地性能。审查员进一步指出，对比文件2公开了上述技术特征（2），其在对比文件2中的目的也是为了提升轮胎的抓地性能，因此对比文件2给出了将上述区别技术特征（2）用于对比文件1以解决其技术问题的启示。

      乍一看，审查员的审查思路（包括最接近的现有技术的选择和三步法的应用）并没有明显的纰漏，但如果还原本发明的发明构思就能发现上述评述存在逻辑漏洞。

      本发明在背景技术部分记载了现有技术的轮胎在全新状态下具有一定体积的开放空隙以及一定体积的隐蔽空隙，相比于不包括这种隐蔽空隙的相似轮胎，包括交替隐蔽空隙的一些类型的切口的存在可能造成磨损方面的性能变差，并且出现不规则的磨损形状。产生不规则磨损形状的主要原因在于：在轮胎的模制和固化过程中，在包括隐蔽空隙的切口处的弹性体材料不受控地流动，造成胎冠增强件局部变形，这些变形对轮胎的磨损以及特别是磨损规则性方面的性能产生不利影响。申请人意外发现，胎冠增强件中存在周向增强元件的层能够减少或甚至防止轮胎在固化过程中胎冠增强件的所述局部变形，进而能够限制或甚至防止这些不规则磨损的现象。

      因此，本发明的发明思路为：发现不规则磨损的问题→发现造成该问题的原因（隐蔽空隙造成的局部变形）→发现解决该问题的手段（设置周向增强元件的层，即上述区别技术特征1）。

      通过阅读对比文件1不难得知，对比文件1的目的是改进轮胎的耐久性和滚动阻力，主要研究的是胎冠增强件内部的具体结构，而对胎面上的切口形状没有任何相关描述，由于不涉及包括隐蔽空隙的切口，因此对比文件1从客观上就不存在轮胎不规则磨损的问题，本领域技术人员在面临轮胎不规则磨损问题时，根本没有动机在对比文件1的基础上做出改进。相反，对比文件2公开了胎面表面包括具有隐蔽空隙的切口，从客观上存在轮胎不规则磨损的问题，因此本领域技术人员在面临由隐蔽空隙造成的不规则磨损的问题时，只会在对比文件2 的基础上进行改进，而不是在对比文件1 的基础上进行改进。从这个方面考虑，对比文件2比对比文件1更适合作为本发明的最接近的现有技术。

      如果将对比文件2 作为最接近的现有技术，由于其没有公开区别技术特征（1），而本发明明确记载了区别技术特征1的作用是解决由隐蔽空隙造成的不规则磨损，那么本发明实际要解决的技术问题就从审查员之前认定的“如何提升轮胎的抓地性能”转变成了“如何解决由隐蔽空隙造成的不规则磨损”。

      反观对比文件1，其虽然记载了区别技术特征（1），但其并没有公开周向增强元件的层对胎面不规则磨损产生抑制作用，因此对比文件1不能提供将区别技术特征（1）应用于对比文件2以解决其技术问题的启示。对比文件2和对比文件1的组合因此无法破坏本发明权利要求1的创造性。

      通过该案例可以清楚感受到，当选择不同的对比文件作为最接近的现有技术时，发明实际解决的技术问题、现有技术中针对该技术问题是否存在技术启示的判断都会发生巨大变化，发明是否具备创造性的结论也截然不同。只有基于发明构思来选取最接近的现有技术，才能够把握好整体原则，从多个方面整体考虑，而对创造性做出客观的判断。

结语

创造性的评述过程即是重构发明的过程以及判断该重构过程对本领域技术人员来说是否显而易见，重构需要建立在一定的现有技术之上，即最接近的现有技术是重构发明的起点，因此，作为改进起点的现有技术应当存在与发明所要解决的技术问题相关联的内容，即最接近的现有技术应当与发明所要解决的技术问题存在一定的相关性，并非是公开技术特征越多的文献就越适合作为最接近的现有技术。在判断创造性时，应当站在申请人的角度，把握发明构思，重构发明过程，才能正确地选取最接近的现有技术，给出更为客观、也更容易让申请人信服的创造性结论。