2022年8月24-26日

苏州尼盛万丽酒店

第二届全球医疗器械知识产权峰会2022

参会人员:朱慧宁(法律部经理) 林力嵘(市场部经理)

如希望面谈,请与他们或我公司联系。

程玉娥

 

I. 撤三的定义及基本应对策略简介


       根据中国《商标法》的规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向国际知识产权局申请撤销该注册商标。”根据该项规定,一旦商标注册期满三年,任何单位或者个人可以向国际知识产权局申请撤销该注册商标,该申请简称“撤三申请”。

 

       我国商标法的撤三制度为了强化商标的使用,主要目的是商标注册人激活自己的商标资源,清理闲置的商标,强化商标的使用从而促进产业经济的良性发展。对商标权利人来说,商标被第三方提交撤三申请后,如何应对呢?

 

       首先,CNIPA在收到任何单位或者个人提交的撤三申请后,会排期告知商标注册人。商标注册人应在收到通知之日起两个月内向CNIPA提交使用证据材料。期满不提供使用证据材料,或者提供的证据材料无效且没有正当理由的,CNIPA将依法撤销该商标的注册。

 

       由此可见,判断商标是否被撤销的关键在于商标注册人提交的“证据材料”是否有效。笼统来说,在商业活动中,公开、合法、真实的使用商标标志表明商品或服务的来源,使相关公众能够区分提供商品或服务的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。其中“使用”包括商标权人的自行使用和不违反商标注册人意志的许可使用(他人使用)。而对提交的使用证据是否有效的判断,则应满足以下全部四个要素:

 

       一是对时间的要求。使用商标的产生在所要求的三年时间内。从目前的实践来看,审查机构对指定期间之外的证据考虑较为有限。

 

       二是对空间的要求。使用证据材料需证明商品/服务的使用是在中国发生的。在其他国家或地域产生的使用证据材料一般不认定为有效的使用证据,这与商标具有地域属性的特点相呼应。

 

       三是对商标标识的要求。使用证据材料中所显示的商标标识应与被撤商标的标识一致。如果商标权利人在同一个类别持有多个近似注册商标,CNIPA在对商标标识的审理中则会更为严谨和谨慎。根据实际经验,在商标注册人仅持有一枚注册商标时,则对商标标识的要求会相应的降低标准。

 

       四是对商品/服务的要求。在“撤三”案件中,当事人提交的使用证据应当是在核定的商品/服务上的使用证据。

 

        根据实践经验,从证据材料的类型上看,CNIPA更容易接受商标使用在发票、商品进出口检验检疫证明、报关单据、公开发行的出版物、展览会和博览会等相关证据材料。

 

       然而,很多商标注册人在中国无法提供使用证据,或者能够提供的使用证据比较薄弱、难以维持其注册,难道就束手无策,任凭国际知识产权局对其注册商标予以撤销吗?其实不然。

 

II.商标在中国境内没有有效使用证据的情况下,如何应对撤三答辩

 

1.存在不使用注册商标的正当理由,国际知识产权局应维持注册商标的注册。

 

       根据《中华人民共和国商标法实施条例》第六十七条规定,下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:

       (一)不可抗力;

       (二)政府政策性限制;

       (三)破产清算;

       (四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。

 

       请对号入座,如果商标权利人的商标未在中国进行使用,存在以上正当理由中的任何一种,提供相应的证明文件配以相关解释说明并提交至CNIPA也可以维持其注册商标。

 

       但是值得注意的是,CNIPA一向对于上述理由严格审理,只有在充分的理由和证据支持下才能够维持注册。实践中,能够以“正当理由”得以维持注册的案例较少。

 

2.如果注册人未能使用注册商标不符合正当理由中描述的情况,或者能够搜集的使用证据薄弱、难以维持注册,我们就束手无策,等待CNIPA下发一纸裁文,撤销注册商标吗?非也,非也,我们仍然可以通过积极努力,维持注册商标或者重新获得该商标的注册。

 

       2.1 商标注册人可积极联系撤三申请人,在案外达成和解。比如,商标注册人为撤三申请人的在后申请商标出具共存同意书,用于交换撤三申请人撤回对其注册商标的撤三申请。

 

       2.2 若不能与撤三申请人达成和解。商标注册人可以在提供使用证据的同时,重新针对被撤商标提交新的注册申请。新提交的注册申请可能会因为撤三申请人的在先申请商标而被CNIPA驳回,届时需要进一步提交驳回复审申请,从而等待撤三申请人的在先申请商标因注册人的原注册商标被最终驳回。只要注册人的原注册商标保持有效的状态,则CNIPA不会批准撤三申请人的注册申请。那么商标注册人新提交的注册申请则有机会获批注册。

 

III.注册商标若在撤三程序中被撤销,是否存在后续救济手段

 

       若商标注册人未收到撤三通知导致CNIPA撤销注册商标,或者提交了相应的使用证据但因证据不足导致CNIPA撤销了注册商标,商标注册人可以在撤三决定下发后,积极准备新的使用证据,并在规定时间内向CNIPA提交撤三复审申请的同时补充提交新搜集的使用证据。若使用证据被认定为有效,CNIPA仍会维持注册商标的注册。

 

       此外,即使注册商标撤三复审程序中被裁定撤销,商标注册人仍可以向法院提交一审、二审甚至再审诉讼申请,进一步准备使用证据。若能够提供有效的使用证据,法院依然会维持该注册商标的注册。

 

IV.小结

 

       总的来说,撤三申请人一般不会无缘无故针对注册商标提交撤三申请,商标注册人收到撤三通知后,在积极准备使用证据的同时,可考虑与撤三申请人接洽,进行友好磋商,尽量以最小的代价获得注册商标继续有效的结果。若磋商失败,则应专注于搜集注册商标在指定时间内,使用在核定商品/服务项目上,在中国的相关使用证据。只要提供的使用证据有效,CNIPA会裁定维持注册商标的注册。如果商标注册人认为其使用证据薄弱且不存在不使用的正当理由时,可考虑在提交使用证据的同时,补充提交新的注册申请,以期重新获得该商标的注册。

 

 

创建时间:2021-12-02 10:42

2021 | 商标被提撤三,别怕,戈程为您见招拆招!

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