PCT国际申请案:
序列表提交办法第4条规定如PCT国际申请案揭示核苷酸或胺基酸序列者,当EPO作为国际检索局(International Searching Authority, ISA)、补充国际检索局(Supplementary International Searching Authority, SISA)或国际互补审查局(International Preliminary Examining Authority, IPEA),且其无法取得符合WIPO ST.26标准的序列表时,将依据PCT Rule 13ter.1(a)的规定要求申请人后补,并依据PCT Rule13ter.1(c)的规定要求申请人缴纳后补规费,期限为通知日起的一个月内,且不可展延。
本文以下针对 PCT国际阶段与国家阶段说明如下:
一、国际阶段:
办法说明中的第21至26点指出申请人依据PCT Rule 13ter.1(a)后补序列表时,应并声明该后补序列表未包含超出PCT国际申请案申请时的内容。此外,该后补序列表将仅供检索用,而不构成PCT国际申请案的一部分。
如申请人未能于期限内提交符合WIPO ST.26标准的序列表或缴纳后补规费者,则欧洲专利局将依其不同角色处理如下:
(一)EPO 作为ISA:
不再重复发出通知,并依据PCT Rule 13ter.1(d)的规定,ISA在无序列表时,将仅需针对可进行有意义检索的部分执行检索,并于国际检索报告中叙明特定请求项无法检索,或依据PCT Article 17 2(a)的规定,叙明未作成国际检索报告。然而,在国际检索前,申请人即便逾期后补序列表和缴纳后补规费,ISA仍将认定该后补序列表系于期限内收到。
更进一步者,如该后补序列表被发现超出PCT国际申请案申请时的内容者,ISA将于国际检索报告中注明,并依上述未后补符合WIPO ST.26标准的序列表的情况处理。
最后,如后补序列表有上述档案无法读取、不完整或受病毒感染的情况者,将依据PCT Rule 13ter.1(a)要求申请人于通知日起的一个月内提供替换档案,如先前已通知申请人后补者,则后补期限仍以该先前通知的期限为准,不另外延长期限。
(二) EPO作为IPEA:
如国际检索报告具有上述一部或全部未检索的情况者,IPEA仍不会通知申请人补提交序列表,并依据PCT Rule 66.1(e)的规定,仅针对可执行有意义审查的部分进行国际初步审查,并依PCT Rule 66.2(a)(vii)和 PCT Rule 70.12(iv)的规定,书面通知申请人并记载于国际检索报告。
(三) EPO作为SISA:
如SISA收到PCT Rule 45bis.4(e)(i)至(iv)所述文件后,发现欠缺符合WIPO ST.26标准的序列表者,将依据PCT Rule 13ter.1(a)之规定要求申请人后补,并依据PCT Rule 13ter.1(c)要求申请人缴纳后补规费,期限为通知日起的一个月内,且不可展延。SISA将仅于收到符合WIPO ST.26 标准的序列表后,依据PCT Rule 45bis.5(a)的规定进行补充国际检索。
(3) EPO as SISA:
综上,基于PCT国际申请案即便主张优先权仍可重新准备符合WIPO ST.26 标准的序列表,仅新增的部分无法享有优先权的利益,而无修改超范围的问题,故参照WIPOST.26标准,并采用由WIPO制作的免费软体:WIPO Sequence Suite来制作序列表者,应可有效降低不符WIPO ST.26标准的风险。
二、国家阶段:
办法说明中的第27点重申进入国家阶段的PCT国际专利申请案是否适用 WIPOST.26 标准系以PCT国际专利申请案的“国际申请日”为准,故PCT国际申请日早于2022年7月1日,但于2022年7月1日以后进入国家阶段的国际专利申请案,仍继续适用WIPO ST.25标准。
序列表提交办法第5条规定依EPC Rule 163(3)条规定要求提交符合WIPO ST.26标准的序列表,亦适用序列表提交办法第1(3)至(5)、2和3条的规定,并于办法说明中的第28至34点进一步说明如下:
PCT 国际专利申请案如依PCT Rule 5.2的规定包含符合WIPO ST.26标准的序列表,并于上述国际阶段已依PCT Rule 13ter.1(a)后补序列表或以其他方式提供序列表予EPO者,则申请人于国家阶段将无须重复提交序列表,例外情况说明如下:
PCT国际申请案非以EPO官方语言公开者,申请人须于国际申请日或优先权日的31个月内提交公开文本的译文。虽然序列表中的受控词汇(controlled vocabulary) 无须翻译,但WIPO ST.26标准中的第85至88条的自由本文(free text)、附件1第6部分的核苷酸限定词(qualifiers for nucleotide sequences)及附件1第8部分的胺基酸限定词(qualifiers for amino acid sequences)皆属语言依赖的栏位,仍需提供以EPO官方语言撰写的版本;其中,如序列表同时提供2种语言版本者,其一至少须为英文,故如序列表中任一版本为英文或其他EPO官方语言,则申请人无须提交译文,否则申请人仍应提交序列表的译文。
其次,逾EPC Rule 159(1)条所定国际申请日或优先权日的31个月期限,而EPO仍未获符合WIPO ST.26标准的序列表者,EPO将依EPC Rule 163(3)条和序列表提交办法第5条要求后补符合WIPO ST.26标准的序列表,并依据EPC Rule 30(3)和序列表提交办法第2条的规定要求申请人于2个月内后补符合规定的序列表及缴纳后补规费,且期限不可展延,并依据 EPC Rule 30(2)的规定,申请日后才后补的序列表仅供检索用。
最后,如后补序列表仍不符WIPO ST.26标准者,或未即时缴纳后补规费者,则申请案将不被受理,而另需依据EPC Article 121和Rule 135的规定请求进一步处理(further processing)并缴纳规费。
结语:
基于EPO实务上对于修改超范围的认定相对严格,故针对WIPO ST.25标准换轨至WIPO ST.26标准的专利申请案,宜预先评估序列表是否仍可在不修改超范围的前提下,符合WIPO ST.26标准,例如:在专利说明书仍符合可据以实现的条件下,删减相对不重要而未多着墨的序列,再行提出申请,以降低专利申请案因序列表修改超范围或不符WIPO ST.26标准而不被受理的风险。此外,须特别注意者为,办法说明第7点指出依据欧洲专利局上诉委员会(Board of Appeal)于2013年作出有关序列表的第J 0008/11决定,如序列属先前技术,并有公开可得的资料库登记号码(database accession number),且记载于说明书者,则此等序列无需列入序列表,即便此等序列亦记载于请求项、构成发明的必要技术特征或有进行检索的必要者亦同。因此,申请人于欧洲申请专利时,虽可考虑善用资料库登记号码,来降低序列表的制作成本与错误风险,以避免衍生不必要的后补流程;然而,若预计申请多国者,基于所述决定系依据WIPO ST.23标准第3(iii)条的规定以及欧洲专利公约立法意旨所作出的决定,故其他会员国是否将采取相同见解则尚未可知。
资讯来源:台一国际智慧财产事务所