——（2020）最高法知民終第871号

上訴人である天津青松華薬医薬有限公司（以下、青松公司）と被上訴人である華北製薬河北華民薬業有限責任公司（以下、華民公司）との特許所有権紛争は、特許番号ZL201410517486.6、発明名称「高純度フルオキセフナトリウムの調製プロセス」（以下、関連特許という）に関する。

青松公司は、フルオキセフィルナトリウムの調製プロセスという技術秘密の権利者であり、華民公司は上記技術を取得した後、青松公司の許可なしに当該技術の特許出願を提出し、特許権を取得した。青松公司は、河北省石家荘市の中級人民法院（以下、第一審裁判所といいます）に対し、関連する特許権が青松会社に帰属することの確認を求める訴訟を提起した。

第一審裁判所は、華民公司の特許文書に記載された技術的解決策が、両方による「委託加工・生産契約」の実施において青松公司によって提供された機密技術情報からのものであることを既存の証拠が証明できないと判断した。そのため、青松公司の訴訟請求が却下された。青松公司はそれを受け入れられなく、最高人民法院に上訴した。

最高人民法院は2020年12月16日に元の判決を取り消す判決を下し、この訴訟に関係する特許権は青松公司と華民公司が共同所有しているものだを確認した。

最高人民法院は第二審では、当事者が技術的秘密の侵害を理由に特許権を主張する場合、特許文書が技術的秘密を開示しているかどうか、および特許化された技術的解決策が技術的秘密を使用しているかどうかを調べるべきであると判断した。特許文書は技術的秘密を開示するか、技術的解決策は技術的秘密を使用する場合、技術的秘密の侵害を構成する。

本案件の場合、秘密情報1「中間体を脱保護するための混合クレゾール（m-クレゾール）法の使用」に関して、関連特許の請求項には、中間体を脱保護するために使用された方法を直接記載していないが、特許明細書の実施例には脱保護のためのm-クレゾールの使用を開示する一方、秘密情報1は脱保護のために混合クレゾールを使用する。混合クレゾールはo-クレゾール、m-クレゾールおよびp-クレゾールの3つの異性体の混合物であり、o-クレゾール、m-クレゾール及びp-クレゾールはいずれも、中間体の脱保護にフェノール性ヒドロキシル基の水素結合を使用しており、両者に実質的な違いはない。したがって、関連する特許明細書は秘密情報1を使用している。

秘密情報２「酸生成反応工程の全体的な技術情報」に関して、まず、当該特許の請求項１の工程ａ）が酸反応であり、秘密情報２を含む。さらに、関連特許明細書の実施例１に記載の技術的解決策は秘密情報２とは、脱保護試薬、反応雰囲気、温度制御タイミング、反応温度、時間、および試薬投与量の点において異なる一方、秘密的技術プロセスには「溶清」と「pHが2.5まで」は開示されていないにも関わらず、上記の違いは実質的な違いではない。したがって、特許明細書は秘密情報2を開示・使用していると考えることができる。

秘密情報3「洗浄、抽出、滅菌ろ過ステップの全体的な技術情報」に関して、まず、関連特許クレーム1のステップb）と秘密情報3とは、以下の違いがある：（1）異なる材料を加える。水相への抽出プロセスは、秘密プロセスには、塩化ナトリウムとメタ重亜硫酸ナトリウムをさらに加える。有機相への抽出プロセスは、秘密プロセスでは塩化ナトリウムをさらに加える。（2）材料の添加方法と関連操作が異なる。関連特許が同時に添付するが、秘密的技術プロセスがバッチで添加し数回攪拌して分離する。（3）秘密的技術プロセスはろ過操作が無菌ろ過であると開示しない。上記相違点を比較してわかるように、当該特許の請求項１のステップｂ）と秘密情報３との上記相違点は実質的な相違点ではないので、当該特許の請求項１のステップｂ）には、秘密情報3が含まれ、関連特許明細書は秘密情報3を開示・使用していると考えることができる。

要約すると、関連特許文書は青松会社の技術的秘密を開示し、特許技術的解決策も技術的秘密を使用していたので、技術的秘密への侵害を構成する。青松会社の技術的秘密は関連特許の実質的な内容を構成したので、青松会社は関連特許に対し特許権を所有すべきである。

最高人民法院の知的財産裁判所による

2021年5月31日